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Publicada na Revista ASPI 2025 – nº 21 – Agosto – Quadrimestral
Marcos Bueno[1]
Guilherme Bueno[2]
Introdução
O direito marcário brasileiro ingressa, a partir da publicação da Portaria INPI/PR nº 15/2025, em uma nova era, com o reconhecimento formal da distintividade adquirida por uso, instituto consolidado no direito norte-americano sob a denominação de secondary meaning, visando tocar o tema e não esgotá-lo, analisando essa transformação à luz da Lei nº 9.279/96, propondo uma leitura integrada e alinhada às exigências de um mercado globalizado, onde o valor das marcas transcende sua forma gráfica ou fonética e reside fundamentalmente no significado construído pela percepção social e pelo uso no mercado.
- Fundamentação Teórica: Secondary Meaning no Direito Comparado e na Doutrina Brasileira
- . Origens no Direito Comparado
O conceito de secondary meaning surge no direito norte-americano como solução prática para permitir a proteção de sinais descritivos, evocativos ou genéricos, desde que, pelo uso contínuo, tenham adquirido a capacidade de identificar a origem dos produtos ou serviços.
- temos como exemplos:
Booking.com B.V. v. USPTO (2019)[3]
- Contexto: O termo “booking.com” foi considerado descritivo/genérico, mas argumentou-se que a combinação adquiriu secondary meaning.
- Decisão: O Tribunal do 4º Circuito e posteriormente a Suprema Corte confirmaram que, embora “booking” seja genérico, a expressão “booking.com” pode ser considerada descritiva com distintividade adquirida por meio de uso contínuo e reconhecimento público
Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World (1976)[4]
- Contexto: Tribunal do 2º Circuito estabeleceu o continua de distintividade (Abercrombie spectrum), afirmando que marcas descritivas podem ser protegidas quando comprovarem secondary meaning.
- Decisão: Confirmou que marcas descritivas adquirem proteção se houver prova de que o público as associa à origem do produto
- Critérios para Reconhecimento de Secondary Meaning dos EUA
A Suprema Corte, em sua visão, estabelece que um sinal para aquirir secondary meaning, precisa provocar na mente de uma parcela significativa dos consumidores a sensação de que o referido sinal não é mais percebido como mero descritivo, ao contrário, passa a ser um indicador da origem dos produtos e/ou serviços.
Agora, na visão do USPTO (Manual de Procedimento – TMEP), temos TMEP §§1212.06 e seguintes:
Critérios principais do USPTO (destacamos os principais):
- Uso prolongado da marca no comércio[5]:
➝ Quanto tempo a marca está em uso (geralmente mínimo de 5 anos pode gerar presunção, mas não garantia).
- Despesas com Publicidade[6]:
➝ Demonstrar gastos significativos com marketing, campanhas, publicidade e branding que tenham promovido a associação do sinal à origem empresarial.
- Reconhecimento na mídia e cobertura espontânea[7]:
➝ Artigos de imprensa, prêmios, menções públicas.
- Pesquisas de mercado[8]:
➝ Pesquisas quantitativas ou qualitativas que comprovem que o consumidor associa o sinal ao titular, não à descrição do produto.
✔ Padrão probatório:
- O ônus recai sobre o requerente.
- As provas devem ser “suficientemente persuasivas” para demonstrar que o consumidor identifica aquele sinal com uma única fonte.
Citação direta – USPTO (TMEP 1212.06):
“Para estabelecer distintividade adquirida, o requerente deve demonstrar que o público relevante entende que o significado primário da marca é identificar a origem de um produto, e não o produto em si.”[9]
- Doutrina Brasileira e a Abordagem Pré-Portaria
Podemos citar, dentre os autores brasileiros que já se pronunciaram sobre o tema, os ilustres: Denis Borges Barbosa, André Fontes, Newton Silveira, Gustavo Piva de Andrade e José Graça Aranha, ainda que sem um reconhecimento normativo formal, trataram do fenômeno da distintividade adquirida sob enfoques como concorrência desleal, trade dress e tutela extrarregistral.
Com a edição da Portaria nº 15/2025, fica formalizado no ordenamento brasileiro aquilo que a prática mercadológica e a doutrina já identificavam como realidade de fato.
- A Portaria nº 15/2025 e sua Convergência com a Lei nº 9.279/96
4.1. Superação dos Impedimentos Legais
Embora os artigos 122 e 124 da LPI vedassem o registro de sinais desprovidos de distintividade, a Portaria cria uma via de exceção: permitindo ao titular demonstrar que a distintividade foi adquirida pelo uso, superando os impedimentos legais originários.
4.2. Fundamentos Constitucionais e Jurídicos
O reconhecimento do secondary meaning dialoga em direta harmonia com os princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência (Art. 170, IV da CF/88) e com a função social da marca, enquanto ativo intangível essencial à dinâmica econômica moderna.
- Proposta de Definição Jurídica para Secondary Meaning no Brasil
“Distintividade adquirida por uso consiste na capacidade de um sinal, originalmente desprovido de distintividade intrínseca, adquirir caráter distintivo em decorrência de uso público, efetivo, contínuo e notório no mercado, sendo reconhecido por parcela relevante do público consumidor como indicativo exclusivo de uma determinada origem empresarial, superando assim os impedimentos previstos nos artigos 122 e 124 da Lei nº 9.279/96.”
5.1 Critérios Técnicos, Jurídicos e Probatórios
– Critério Temporal: Uso substancial e contínuo pelos últimos três anos.
– Critério Social: Reconhecimento pelo público consumidor relevante.
– Critério Funcional: Capacidade efetiva do sinal de exercer função distintiva, superando sua condição original de genericidade ou descrição.
– Critério Probatório:
- Pesquisas de mercado;
- Dados econômicos e comerciais;
- Relatórios de marketing e publicidade;
- Reconhecimento na mídia, prêmios, certificações;
- Decisões judiciais ou administrativas anteriores.
- Da análise dos impactos Econômicos, Jurídicos e Concorrenciais
- Fortalecimento do Sistema Marcário: Em verdade, o secondary meaning legitima a proteção de marcas construídas socialmente pelo uso prolongado.
- Redução de Litígios: Cria parâmetros objetivos para a registrabilidade de sinais até então controversos.
- Segurança Jurídica: Consolida ativos intangíveis dentro de um ambiente normativo seguro e previsível, com requisitos objetivos, retirando a subjetividade que é a maior responsável por decisões contrapostas/distintas.
- Fomento à Competitividade: Valoriza o esforço e o investimento empresarial na construção de reputação, diferenciação e lealdade do consumidor.
Considerações Finais
O reconhecimento da distintividade adquirida por uso inaugura uma nova fase para o sistema marcário brasileiro, coadunando-se às melhores práticas internacionais e oferecendo às empresas uma ferramenta jurídica poderosa para proteger ativos construídos não apenas no papel, mas principalmente com investimento e, vinculando o imaginário coletivo do mercado.
Essa transformação não é meramente técnica — ela reflete um avanço cultural e econômico, reconhecendo o valor das marcas no viés da percepção social, na confiança do consumidor e no esforço constante dos empreendedores na construção de seus ativos intangíveis.
De fato, podemos dizer que a partir da Portaria nº 15/2025, definitivamente, o reconhecimento de uma marca deixa de ser simplesmente o que se registra, passando a poder ser aquilo que decorre de construção social, investimento, marketing e uso prolongado, cujo a origem tornou-se conhecida pelo consumidor ao se deparar com a marca.
Referências Bibliográficas
BARBOSA, Denis Borges. Curso de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.
FONTES, André. Marcas e Outros Sinais Distintivos. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
SILVEIRA, Newton. Propriedade Intelectual. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
ANDRADE, Gustavo Piva de. Trade Dress e Concorrência Desleal: A Proteção da Imagem Comercial. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
SOARES, José Carlos Tinoco. A Marca e sua Proteção Jurídica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
BRASIL. Lei nº 9.279/1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
BRASIL. Portaria INPI/PR nº 15/2025.
[1] Advogado e, especialista em Propriedade Intelectual pela Fundação Getúlio Varga (GVLaw/SP) e, sócio fundador do escritório Palo Alto Marcas e Patentes, atuando há quase 30 anos no setor de propriedade industrial.
[2] Graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
[3] Disponível em: https://www.skadden.com/insights/publications/2020/06/us-supreme-court. Acesso em 20 jun. 2025.
[4] Disponível em: https://sierraiplaw.com/descriptive-trademarks/. Acesso em 20 jun. 2025.
[5] 1212.06(a) Long Use of the Mark in Commerce
[6] 1212.06(b) Advertising Expenditures
[7] 1212.06(c) Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator
[8] 1212.06(d) Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies
[9] To establish acquired distinctiveness, an applicant must show that the relevant public understands that the primary significance of the mark identifies the source of a product rather than the product itself.
